Decisione dell'11 maggio 2023
N. d'incarto ZK2 23 8
Istanza Seconda Camera civile
Composizione Bergamin, presidente
Moses e Hubert
Bensbih, attuaria
Parti A.___ SA
istante
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli
Viale Stazione 6, 2717, 6501 Bellinzona
B.___ SA
istante
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli
Viale Stazione 6, 2717, 6501 Bellinzona
contro
C.___
convenuta
patrocinata dall'avv. Diego Della Casa
Masera & Della Casa SA, Corso Elvezia 9, 6900 Lugano
Oggetto provvedimenti cautelari
Comunicazione 12 maggio 2023
Ritenuto in fatto:
A. Le istanti della presente vertenza sono le società anonime A.___ SA – iscritta a Registro di commercio del Cantone D.___ in data 3 ottobre 2013 – il cui scopo sociale comprende in particolare il deposito, l'acquisto, la vendita, la commercializzazione di brevetti e di qualsiasi genere di proprietà intellettuale in Svizzera e all'estero, e la B.___ SA – iscritta a Registro di commercio del Cantone D.___ in data 27 dicembre 2013 – che si occupa dell'esercizio di ogni attività industriale nel settore del packaging e attività connesse.
La convenuta è la società italiana C.___ – iscritta a Registro delle imprese di E.___ il 19 febbraio 1996 – attiva nel settore della realizzazione, riparazione, manutenzione, commercializzazione, studio e progettazione di impianti e macchine utensili agricole e industriali anche per conto di terzi.
B. In data 4 aprile 2014, la B.___ SA e la C.___ hanno sottoscritto un contratto denominato 'accordo di fornitura e collaborazione commerciale', mediante il quale la C.___ si è impegnata nei confronti della B.___ SA a produrre a livello industriale e a favorire la vendita di un particolare prodotto consistente in un packaging flessibile auto riscaldante o auto raffreddante atto a contenere bevande di svariato genere, in particolare caffè.
C. Sempre in data 4 aprile 2014, le società B.___ SA e A.___ SA, nonché F.___ e G.___, da un lato, e H.___ – presidente del consiglio di amministrazione della C.___ – dall'altro, hanno sottoscritto un contratto denominato 'accordo quadro di collaborazione industriale/commerciale e partecipazione societaria'. Detto contratto prevedeva in particolare la cessione in capo alla A.___ SA da parte di F.___ e G.___ della piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti intellettuali, industriali, dei brevetti e delle domande di brevetto del packaging in questione.
D. Successivamente in data 23 giugno 2016, le parti hanno sottoscritto un addendum agli accordi sopraccitati, secondo cui, fra le altre cose, la C.___ si sarebbe impegnata a versare alla B.___ SA EUR 0.10 a titolo di royalty 'per ogni busta del caffè venduta'.
E. Con diffida ad adempiere del 17 ottobre 2022 ex art. 1454 CC-italiano, le società A.___ SA e B.___ SA hanno assegnato un termine alla C.___ per ovviare agli asseriti inadempimenti contrattuali, in particolare per procedere al pagamento delle royalties dovute sulla base di quanto stipulato nell'addendum del 23 giugno 2016.
F. Non essendo intervenuto il pagamento di quanto richiesto, con scritto raccomandato del 13 gennaio 2023 la B.___ SA ha dichiarato totalmente risolti e inefficaci i due contratti del 4 aprile 2014 e l'addendum del 23 giugno 2016. La B.___ SA ha inoltre reso attenta la C.___ di essere priva di qualunque titolarità nell'esporre e commercializzare i prodotti oggetto dei contratti risolti, diffidandola dal partecipare alla Fiera 'I.___' di J.___ nel mese di gennaio 2023, a cui la C.___ ha nondimeno presenziato.
G. Con istanza del 7 febbraio 2023 presentata dinanzi al Tribunale cantonale, le società A.___ SA e B.___ SA (in seguito: istanti) chiedono, sia in via superprovvisionale che in via cautelare, quanto segue:
1. È ordinato a C.___, ___ e a ogni società direttamente o indirettamente collegata a quest'ultima, di interrompere immediatamente ogni e qualsiasi produzione, promozione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dai contratti 'Accordo di fornitura e collaborazione commerciale' 4 aprile 2014 sottoscritto con B.___ SA, __, doc. C, 'Accordo quadro di collaborazione industriale/commerciale e partecipazione societaria' 4 aprile 2014 sottoscritto con B.___ SA, ___ e con A.___ SA, ___ doc. F e Addendum ai due citati contratti del 23 giugno 2016, doc. G, segnatamente ma non solo delle capsule di bevande auto riscaldanti e auto raffreddanti, sia con la denominazione K.___, sia con altra denominazione.
2. Ogni infrazione al divieto di cui al punto precedente è sanzionato con una penale di € 50'000,00 da pagare da C.___, ___ in solido a B.___ SA, ___ e A.___ SA, ___ senza possibilità di eccezione.
H. Statuendo l'8 febbraio 2023, il giudice del Tribunale cantonale ha respinto in via supercautelare l'istanza.
I. Invitata a presentare osservazioni scritte, la C.___ (in seguito: convenuta) ha proposto il 13 marzo 2023 di respingere l'istanza cautelare.
L. Con replica spontanea del 27 marzo 2023, e con duplica spontanea del 5 aprile 2023, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.
M. Con successivi scritti del 7 aprile 2023 e del 18 aprile 2023, le parti hanno prodotto ulteriore documentazione.
N. Le istanti hanno provveduto a versare tempestivamente l'anticipo delle spese richiesto pari a CHF 5'000.00. La causa è matura per il giudizio.
Considerando in diritto:
1.1. È pacifico che la presente vertenza riveste carattere internazionale avendo la parte convenuta sede in Italia e le parti istanti in Svizzera. Il competente foro per dirimere la presente vertenza è pertanto da stabilire in base alle norme di diritto internazionale privato e non secondo quelle di diritto nazionale. Giusta l'art. 1 cpv. 2 LDIP (RS 291) i trattati internazionali prevalgo su quest'ultima. Nel caso di specie trova pertanto applicazione la Convenzione di Lugano (CLug; RS 0.275.12), avendovi aderito sia la Svizzera sia l'Italia e trattandosi di una vertenza civile.
1.2. Giusta l'art. 23 cpv. 1 CLug qualora le parti abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla Convenzione di Lugano a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. Per la sua validità la proroga di competenza presuppone che le parti si accordino sulla competenza di un tribunale determinato o perlomeno di un foro oggettivamente determinabile all'interno di uno Stato vincolato. Tale requisito è senza dubbio soddisfatto in pattuizioni che contengono l'indicazione di una località (Bernhard Berger, in: Oetiker/Weibel [edit.], Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed., Basilea 2016, n. 31 ad art. 23 CLug). La pattuizione di un foro ai sensi dell'art. 23 CLug non comporta unicamente la proroga di foro, bensì implica nel contempo pure una deroga della competenza di tutti i tribunali, altrimenti competenti, degli Stati vincolati.
1.3. Pacifica nel caso in esame la validità della pattuizione di cui alle clausole n. 12 del contratto 'accordo di fornitura e collaborazione commerciale' del 4 aprile 2014 e n. 14 del contratto 'accordo quadro di collaborazione industriale/commerciale e partecipazione societaria' del 4 aprile 2014 (act. B.3; act. B.6), nelle quali le parti hanno previsto che:
Per ogni vertenza che una parte o entrambe le parti decidessero di sottoporre alla via giudiziaria sarà competente il Foro svizzero di Roveredo (Tribunale distrettuale di Moesa), Grigioni, Svizzera, […].
1.4. Ciò premesso, per quanto riguarda la competenza per materia si osserva che tale aspetto è disciplinato dal diritto svizzero quale lex fori (cfr. Alexander R. Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2a ed., Berna 2020, n. 46; Jolanta Kren Kostkiewicz, IPRG/LugÜ, Orell Füssli Kommentar, 2a ed., Zurigo 2019, n. 5 ad art. 1 LDIP; Andreas Bucher, in: Andreas Bucher [edit.], Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP), Convention de Lugano (CL), Basilea 2011, n. 10 ad art. 10 LDIP).
Giusta l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia e per territorio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Myriam A. Gheri, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 1 e 4 ad art. 60 CPC; Tanja Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3a ed., Basilea 2021, n. 1 seg. ad art. 60 CPC; Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2a ed., Lugano 2017, n. 1 e 7 ad art. 60 CPC). Tale esame avviene anche senza specifica contestazione da parte della controparte (DTF 140 III 267 consid. 2.2; 143 III 495 consid. 2.2; Gehri, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC; Domej, op. cit., n. 1 ad art. 60 CPC). Una costituzione in giudizio del convenuto nei casi regolati agli artt. 5 segg. CPC è esclusa (DTF 140 III 355 consid. 2.4; 142 III 515 consid. 2.2.1; Domej, op. cit., n. 4 ad art. 60 CPC).
1.5. Secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. a CPC il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nell'ambito di controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all'utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti. L'art. 6 cpv. 1 LACPC (CSC 320.100) ha attribuito la competenza per giudicare le cause previste dall'art. 5 cpv. 1 CPC al Tribunale cantonale. Per stabilire se ci si trova in presenza di un caso di applicazione dell'art. 5 cpv. 1 CPC determinanti sono gli argomenti di merito contenuti nella petizione, rispettivamente istanza, non quelli proposti con la risposta o un'eventuale domanda riconvenzionale (Rainer Wey, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 5 CPC). In presenza di controversie in materia di brevetti – come nella presente fattispecie (cfr. infra consid. 1.7) – non trova applicazione il CPC bensì la Legge sul tribunale federale dei brevetti (LTFB; RS 173.41), e meglio l'art. 26 LTFB (Dominik Vock/Christoph Nater, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 5a ad art. 5 CPC; Ulrich Haas/Michael Schlumpf, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3a ed., Basilea 2021, n. 5 ad art. 5 CPC; Wey, op. cit., n. 9 ad art. 5 CPC; Stefano Fornara/Bruno Cocchi, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2a ed., Lugano 2017, n. 6 ad art. 5 CPC).
1.6. Il Tribunale federale dei brevetti è competente in modo esclusivo segnatamente per giudicare le azioni concernenti la validità di un brevetto, le azioni per violazione di un brevetto e le azioni per il rilascio di una licenza brevettuale (art. 26 cpv. 1 lett. a LTFB; cfr. DTF 139 III 110 consid. 2.1; Pierre-Yves Bosshard, Le nouveau Tribunal fédéral des brevets et les juridictions cantonales, SZZP 2010, pag. 193). Vi sono comprese le azioni per nullità ai sensi degli artt. 26-28 e 140k LBI (RS 232.14), le azioni tendenti alla concessione di una licenza giusta gli artt. 36 segg. LBI, le azioni per cessazione dell’atto o per soppressione dello stato di fatto ex art. 72 LBI, le azioni per risarcimento di danni secondo l'art. 73 LBI e le azioni di accertamento giusta l'art. 74 LBI (Messaggio concernente la legge sul Tribunale federale dei brevetti del 7 dicembre 2007, FF 2008 349, 375; Werner Stieger, Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten ab 2011, sic! 2010, pag. 8). Il Tribunale federale dei brevetti giudica inoltre le controversie vertenti su brevetti stranieri, purché sia competente un giudice svizzero (FF 2008 349, 375; Stieger, op. cit., pag. 4).
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LBI chi è minacciato o leso nei suoi diritti da uno degli atti previsti nell'art. 66 LBI può domandare la cessazione di tale atto o la soppressione dello stato di fatto che ne deriva. Giusta l'art. 66 lett. a LBI si può procedere in via civile o penale contro chiunque utilizza illecitamente l'invenzione brevettata, l'imitazione è parificata all'utilizzazione (cfr. Stieger, op. cit., pag. 8).
Occorre infine rilevare che nel contesto delle controversie brevettuali, i provvedimenti d’urgenza occupano una posizione importante, soprattutto nell'ambito delle azioni per violazione di un brevetto (FF 2008 349, 375; Stieger, op. cit., pag. 10). La competenza esclusiva del Tribunale federale dei brevetti si estende anche all'emanazione di provvedimenti d’urgenza prima che subentri la litispendenza in seguito a un'azione di cui all'art. 26 cpv. 1 lett. a LTFB (art. 26 cpv. 1 lett. b LTFB; FF 2008 349, 375; Stieger, op. cit., pagg. 10 e 18).
1.7. Nella presente fattispecie, con istanza del 7 febbraio 2023 le istanti hanno chiesto in sostanza, sia in via superprovvisionale che in via cautelare, che venga ordinato alla convenuta di interrompere la produzione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti oggetto dei due contratti del 4 aprile 2014 e dell'addendum del 23 giugno 2016, in quanto essa non avrebbe più alcun valido titolo per poter disporre del brevetto messole a disposizione con tali contratti, ormai risolti (act. A.1, n. 38). La presente istanza verte dunque sull'adozione di provvedimenti cautelari intesi a ottenere la cessazione dell'asserito illecito utilizzo da parte della convenuta del packaging brevettato oggetto dei citati contratti. Trattasi pertanto di provvedimenti d'urgenza relativi a un'azione per violazione di un brevetto ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a e b LTFB di competenza esclusiva del Tribunale federale dei brevetti.
2. Visto tutto quanto precede, difetta in concreto la competenza per materia della Seconda Camera civile del Tribunale cantonale a statuire sulle richieste formulate dalle istanti, sicché l'istanza è inammissibile.
3.1. La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 8 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia nelle questioni in cui giudica quale istanza cantonale unica compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato – tenuto conto anche della procedura in via superprovvisionale – si giustifica fissare la tassa di giustizia in CHF 2'500.00. Poiché le istanti sono risultate integralmente soccombenti, la tassa di giustizia dev'essere posta nella medesima misura in solido a loro carico (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia viene posta in compensazione con l'importo di CHF 5'000.00 versato dalle istanti quale anticipo delle spese (act. D.1), le quali hanno quindi diritto alla rifusione dell'importo eccedente di CHF 2'500.00.
3.2. Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). La convenuta nelle proprie osservazioni ha protestato le ripetibili (act. A.2 petito 2), senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24 novembre 2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, tenuto conto del dispendio causatogli in sede di procedura e della complessità del caso, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 12 ore di lavoro. Alla luce di ciò, alla convenuta va pertanto riconosciuto l'importo di complessivi CHF 2'966.40 (spese incluse). Avendo la convenuta sede all'estero non va invece aggiunta l'IVA (cfr. art. 8 in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA [RS 641.20]). Le istanti sono quindi tenute a corrispondere il predetto importo in solido alla convenuta.
La Seconda Camera civile pronuncia:
1. L'istanza è inammissibile.
2. La tassa di giustizia per la presente procedura e per la procedura in via superprovvisionale, di totali CHF 2'500.00, è posta in solido a carico della A.___ SA e della B.___ SA. A seguito della compensazione con l'anticipo delle spese di CHF 5'000.00 da loro versato, A.___ SA e B.___ SA hanno diritto alla rifusione di CHF 2'500.00.
3. La A.___ SA e la B.___ SA sono condannate in solido a versare alla C.___ CHF 2'966.40 (spese incluse) a titolo di spese ripetibili.
4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
5. Comunicazione a:
LOGIN ▾
Weiterleiten
Facebook
LinkedIn
Twitter
Kontaktieren Sie uns per Mail
